H18 再現答案（特実）
※このブログだと項目番号で「○数字」が表示できないので、
数字のみにしてあります。
１．設問（１）（イ）について
（１） 出願審査の請求（48条の3第4項）
１ 出願審査は出願審査の請求を待って行われるからである
（48条の2）。
２ また、原則、出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければ、
特許出願は取下擬制されるからである（48条の3第4項、第1項）。
３ 所定の請求書の提出が必要である（48条の4）。
意思表示の明確化のためである。
（２） 優先審査に関する事情説明書の提出（48条の6、特施規31条の3）
１ 特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる
（70条）。
乙は、「駆動機構Aを備える玩具」の製造・販売をしている
ことから、甲の特許出願に係る発明の実施をしている（2条3項）。
この場合、甲は、優先審査に関する事情説明書を提出すれば
（48条の6、特施規31条の3）、認められれば、早期に権利を
発生させることができる。
２ 所定の事項を記載した事情説明書を提出する（特施規31条の3）。
（３） 出願公開の請求（64条の2第1項）
１ 特許出願は、原則、出願日より1年6月経過後、出願公開される
（64条の2第1項）。乙の製造販売開始は甲の出願から6月経過前に
開始されていることから、未だ、甲の出願日より1年6月経過して
いない可能性が高い。この場合、甲は、出願公開の請求をすべき
である（64条の2第1項）。早期に補償金請求権（65条1項）を発生
させることができるからである。
２ 所定の事項を記載した請求書を提出する（64条の3）。
（４） 拒絶理由（49条）を回避するための措置
１ 拒絶理由（49条）を有する場合には、それを回避するための措置
をすることが必要である。具体的には、所定期間内の意見書提出
（50条）、補正手続（17条の2）を行う。
２ 特に、明細書等の記載要件（36条4項1号、36条6項）には留意
する。これらは拒絶理由（49条4号）だからである。
甲は、明細書等に、駆動機構Aを備える玩具について当業者がその
実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しており、
また、課題解決事項を記載しているので、実施可能要件、委任省令
要件（36条4項1号）は満たしていると考えられる。
２．設問（１）（ロ）について
（１） 総説
甲は、乙に対する金銭の支払の請求として、補償金請求
（65条1項）、損害賠償請求（民法709条）をすることができる。
その際、以下の事項に留意すべきである。
（２） 補償金請求（65条1項）
１ 出願公開後であることが必要である点に留意する（65条1項）。
甲は、前述のように、出願公開請求すべきである
（64条の2第1項）。
２ 特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告を行う
ことが必要である点に留意する（65条1項）。
乙にとって不意打ちにならないようにするためである。
３ 乙が警告後特許権設定登録前に業として甲の発明を実施している
ことが必要である点に留意する（65条1項）。
前述のように、乙は、甲の特許出願に係る発明の実施をしている
（2条3項）。
４ 補償金請求権は、特許権設定登録後でしか権利行使できない点に
留意する（65条2項）。
拒絶査定となった場合の権利処理関連の複雑化を回避するため
である。
５ 補償金請求権行使とは、別途、特許権行使が可能である点に留意
する（65条3項）。
権利行使対象時期が異なるからである。
（３） 損害賠償請求（民法709条）
１ 損害賠償請求とは、故意又は過失により特許権の侵害をした
場合に、その侵害により生じた損害の賠償を請求することをいう
（民法709条）。
侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が業として特許発明の
実施、又は一定の予備的行為をすることをいう（68条、2条3項、
101条）。
２ 前述のように、乙は、業として甲の特許出願に係る発明の実施を
している（68条、2条3項）。また、正当権原も有していない。
更に、甲は、過失推定規定（103条）を利用できる。
以上より、甲は、乙に対して、損害賠償請求をすることができる
（民法709条）。
３．設問（２）について
（１） 差止請求とは、特許権の侵害、又は侵害のおそれがある場合に、
その侵害の停止又は予防を請求することをいう（100条1項）。
侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が業として特許発明の
実施、又は一定の予備的行為をすることをいう（68条、2条3項、
101条）。
（２） 甲による行為について
１ 侵害成否
特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる
（70条）。
丁の専用実施権に係る特許発明は「駆動機構Aを備える玩具」
であるのに対し、甲の製造販売しているものは「駆動機構A」
であるので、直接侵害は構成しない（68条、77条1項、2項）。
また、均等も考えられない。
ところが、「駆動機構A」が「駆動機構Aを備える玩具」の製造
において専用品である場合は、間接侵害となる（101条1号）。
また、「駆動機構A」が専用品でなくても、発明課題解決に不可欠
なものであり、汎用品でなく、甲に悪意があれば、間接侵害となる
（101条2号）。
課題である「新規な動作」を「駆動機構A」により解決している
ことから、「駆動機構A」は発明課題解決に不可欠なものといえる。
また、甲は特許権者であるから悪意を認定することができる。
なお、甲の「駆動機構A」の製造・販売は業としての実施である
（2条3項）。
２ 請求人適格
専用実施権は登録が効力発生要件である（98条1項2号）。
丁は特許権者である甲との間で、その特許権について範囲を全部
とする専用実施権の設定契約を結んでいるが、登録されているかは
不明である。
よって、未登録の場合は、丁の実施権は、独占的通常実施権と
考えられる。差止請求権は物権的権利を有する者に認められる
ところ（100条1項）、独占的通常実施権はあくまでも債権的権利
であって、特許法上では独占性は登録できないので、差止請求は
できないと解される。
３ 実施権原
甲は特許権者であるから、この特許権が実施権原となるかが問題
となる。
甲は、丁に対して、その特許権について範囲を全部とする専用
実施権の設定をしており（77条1項）、よって、丁が専有し
（77条2項）、特許権者である甲は実施できない
（68条ただし書き）。
よって、甲に実施権原はないため、この場合は、丁の差止請求が
認められる（100条1項）。
（３） 丙の行為について
１ 侵害成否
丙は、「駆動機構Aを備える玩具」を製造・販売しており、
業として丁の専用実施権に係る特許発明の実施をしている（68条、
77条1項、2項、2条3項）。
よって、丙の当該実施行為は、丙に権原等なければ、形式的
には、丁の専用実施権の侵害を構成する（68条、77条1項、2項）。
２ 請求人適格
前述のように、丁が独占的通常実施権者と考えられる場合は、
丁は差止請求できない。
３ 実施権原
通常実施権の登録は、対抗要件である（99条1項）。
丙は、甲から、その特許権について範囲を全部とする通常実施権
の許諾を受けている（78条1項）。
よって、丁の専用実施権設定登録の前に、丙の通常実施権の登録
がされている場合には、丙の通常実施権は実施権原となり、丁の
差止請求は認められない。
一方、丁の専用実施権設定登録の前に、丙の通常実施権の登録が
されていない場合は、丙の通常実施権は実施権原とならず、丁の
差止請求は認められる。
以上
© Rakuten Group, Inc.
