イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

H18 再現答案（商標）

１．設問（１）について
　（１）　拒絶理由（15条）の検討
　　　　丙の出願は、乙の出願に対して先願先登録（4条1項11号）である。
　　　　両出願の商標は「CBA」で同一、指定商品は「家具」は同一、
　　　「マグカップ」は「家具」とは非類似である。
　　　　よって、指定商品「家具」については法4条1項11号違反の拒絶理由
　　　は妥当である（15条1号）。
　（２）　とりえた対応策
　　　１　意見書提出（15条の2）
　　　　　以下の対応策によって、拒絶理由（15条1号）が解消した旨を
　　　　主張できる。
　　　　　指定期間内に提出する必要がある点に留意する（15条の2）。
　　　２　権利譲受
　　　　　丙から当該商標権を譲受けられれば、「他人」の要件がはずれ、
　　　　法4条1項11号の拒絶理由は解消するからである。
　　　　　移転は登録が効力発生要件である（準特98条1項1号）。よって、
　　　　乙は、丙から商標権を譲受けた旨の譲渡証書を添付して、移転登録
　　　　申請書を提出する必要がある点に留意する。
　　　３　商標権消滅に係る措置
　　　　　丙の商標登録に、無効理由（46条1項）、異議申立理由
　　　　（43条の2）、取消事由（50条等）があれば、乙は、申立て、
　　　　審判請求をすべきである。
　　　　　認められれば、丙の商標権は消滅し（43条の3第3項、46条の2、
　　　　54条）、拒絶理由は解消するからである。
　　　　　なお、申立可能期間（43条の2）、除斥期間（47条、52条等）に
　　　　留意する。
　　　　　また、法4条1項13号違反に留意する。
　　　　　更に、決定、審決確定まで審査を中止してもらえるよう請求する
　　　　こともできる（準特54条1項）。
　　　４　手続補正書提出（68条の40）
　　　　　前述の対応策は、「家具」についても権利取得するためのもの
　　　　であるが、「家具」については断念し、「マグカップ」のみ
　　　　権利取得する場合には、指定商品「家具」を削除補正する
　　　　（68条の40）。拒絶理由は解消するからである。
　　　　　審査に係属中にする必要がある点に留意する（68条の40）。
　　　５　分割（10条1項）
　　　　　「家具」と「マグカップ」を分割することもできる（10条1項）。
　　　　「マグカップ」については、出願日の利益（10条2項）を得つつ、
　　　　早期に権利取得を図ることが可能となり、拒絶理由を有する
　　　　「家具」については、ゆっくり争えることが可能となる。
２．設問（２）について
　（１）　「マグカップ」について権利取得するためには、前述のように、
　　　分割出願（10条1項）を利用することができる。
　　　　分割出願は、審査、審判、再審、又は拒絶審決取消訴訟の係属中に
　　　できる（10条1項）。
　　　　よって、甲は分割出願を行うために、拒絶審決謄本送達日より
　　　30日以内に、拒絶審決取消訴訟を提起する必要がある（63条1項、
　　　準特178条3項）。
　（２）　「マグカップ」を分割出願とし、「家具」は原出願に残して
　　　おくべきである。
　　　　逆の場合には、拒絶理由を解消するために、原出願から「家具」を
　　　削除する必要がある（準特施規30条）。
　　　　ここで、法68条の40の補正は、遡及効を得られるが、審査、審判、
　　　再審に係属中にしかできない。
　　　　よって、この「家具」を削除する補正は、法68条の40の補正とは
　　　いえず、遡及効を得ることができない。よって、拒絶理由は解消
　　　できないからである。
　（３）　他に拒絶理由（15条）なければ、乙は、指定商品「マグカップ」
　　　について商標登録を受けることができる。
３．設問（３）について
　（１）　侵害成否
　　　１　差止請求とは、商標権の侵害、又は侵害のおそれがある場合に、
　　　　その侵害の停止又は予防を請求することをいう（36条1項）。
　　　　　侵害とは、権原又は正当理由なき第三者が登録商標若しくは
　　　　その類似商標を指定商品等若しくはその類似範囲において
　　　　使用することをいう（25条、37条1号、2条3項）。
　　　２　甲が顧客に無償提供するマグカップに表示している商標
　　　　「CBAコーヒー」は乙の登録商標「CBA」と類似している。
　　　　商品は「マグカップ」で同一である。
　　　　　甲の顧客へのマグカップの無償提供は、商標の形式的使用に
　　　　該当する（2条3項1号）。
　　　３　よって、甲の当該行為は、甲に権原等なければ、形式的には、
　　　　乙の商標権の侵害を構成する（37条1号）。
　（２）　甲の主張
　　　１　広告的使用
　　　　　甲は自己の役務である「コーヒーの提供」の顧客に対して、
　　　　そのサービスとしてマグカップを無償提供している。
　　　　よって、「マグカップ」は、甲の役務「コーヒーの提供」の
　　　　広告媒体にすぎない。
　　　　　商品「マグカップ」と役務「コーヒーの提供」は必ずしも類似
　　　　するとはいえないから、その場合は、甲の当該行為は、乙の商標権
　　　　の侵害とはならない。
　　　　　よって、甲は、非侵害の旨主張できる。
　　　２　無効理由に係る抗弁（準特104条の3）
　　　　　甲の商標「CBAコーヒー」は全国的ではないものの、周知と
　　　　なっている。
　　　　　よって、乙の出願時（4条3項）に周知となっていた場合には、
　　　　乙の商標登録は、法4条1項10号違反の無効理由（46条1項1号）を
　　　　有することになる。
　　　　　この場合は、乙は権利行使できない旨の抗弁を甲はすることが
　　　　できる（準特104条の3）。
　　　３　商標権の効力が及ばない旨の抗弁（26条1項1号）
　　　　　甲の商標「CBAコーヒー」は自己の名称の略称といえる。
　　　　　よって、この略称が著名になっている場合には、乙の商標権の
　　　　効力は及ばない旨の主張を甲はすることができる（26条1項1号）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

ジャンル別一覧